【案例报告】专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力

专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力

——浦东新区人民检察院起诉指控原审被告人李某某敲诈勒索罪案

【判决要点】

1.虚构专利独占许可并索赔的行为超出民法调整范围，应予刑事规制。在民事层面，李某某等人倒签合同时间，虚构专利独占许可并向普通许可实施方以胁迫等方式主张权利，违背了民事活动的诚信、自愿原则，具有民事违法性。但民事责任以赔偿损失为主，既不足以充分评价李兴文等人勒索行为的违法性，又难以对企业上市、经营及财产等一系列权益进行完整保护，根据刑法补充性原则，有必要予以刑事保护。

2.国家知识产权局按照法定程序授予专利后，专利权人系以技术公开换取法律保护，其有权以诉讼等方式保护专利权不受他人侵害。司法机关可依法裁决专利权是否真实遭受侵害，但不宜对诉权进行过度干预，也不宜直接从败诉后果倒推起诉行为本身具有违法性。

3.专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力。究其实质，专利复审是实质性地审查被授予专利权的技术、设计是否真正具备新颖性、创造性和实用性，是否应当进行专利保护。宣告专利权无效既不是确认专利申请、授予程序的违法性，也不是认定与无效专利有关的诉讼、许可、转让等均不合法。

【案例来源】

上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115刑初3339号刑事判决书

上海市第一中级人民法院（2019）沪01刑终2157号刑事裁定书

【当事人】

抗诉机关（原公诉机关）：上海市浦东新区人民检察院

上诉人（原审被告人）：李兴文

上诉人（原审被告人）：李兴武

【案情简介】

李某与公司的研发人员，共申请了六七百项专利，其中发明专利大概100多件。李某利用手中的专利起诉多家公司，并向证监会举报涉案公司专利侵权，先后与多家公司签订专利许可协议、侵权补偿协议，实际获利116.3万元。

2018年初，上海市公安局经侦总队会同浦东分局侦查此案，以知识产权诉讼为手段进行敲诈勒索为名，将李某等人抓获。上海浦东新区检察院起诉称：李兴文利用其经营的科斗公司、本星公司等申请大量涉及多个技术领域的专利，未实际使用却通过上网搜索等途径寻找在生产经营中使用与其相似专利的单位，向法院提起专利权纠纷诉讼，以诉讼影响企业生产经营、上市、融资等为要挟，与被诉方签订专利实施许可合同、和解协议等，迫使对方支付钱款，换取其撤诉或不再主张专利权，先后迫使4家被害单位与科斗公司等单位签订专利实施许可合同或和解协议，以专利实施许可费、补偿款等名义向被害单位索取216.3万元，实际得款116.3万元。原指控李兴文刑期为十年以上，2019年9月30日，上海浦东新区法院一审判决李兴文有期徒刑四年六个月、罚金5万；李兴武有期徒刑2年、罚金2万。法院认为：被告人李兴文、李兴武以非法占有为目的，积极采用人为的方式弄虚作假，制造被害单位侵权的假象，以此作为要挟的借口和手段，通过起诉和举报等方式阻碍被害单位上市，引起被害单位相关人员的恐惧心理，进而索要被害单位财物人民币80万元，实际得款人民币10万元，其行为已构成敲诈勒索罪。

二审法院裁定：驳回抗诉、上诉，维持原判。

【判决观察】

法院认为，本案的争议焦点主要是上诉人李兴文、李兴武的行为系专利维权、恶意诉讼还是敲诈勒索。法院对本案的争议焦点评判如下：

一、关于上诉人李兴文、李兴武虚构专利独占许可并迫使掌阅公司和解的行为定性

对于上诉人李兴文等人虚构专利独占许可并迫使掌阅公司和解的行为能否认定为敲诈勒索，主要判断以下要素：（1）是否存在侵权关系。行为人是依据合法权益遭受侵害的事实提出赔偿要求，还是虚构事实、制造借口从而非法占有对方财物。（2）是否采用合法手段。行为人是通过合法途径、合理方式主张权利，还是通过威胁等非法手段索要财物。（3）是否存在对价关系。行为人所提索赔依据是否可以作为对价交换，与赔偿要求之间是否存在相对合理的对价关系。综合考虑以上要素，法院认为，上诉人李兴文、李兴武虚构专利独占许可，影响掌阅公司上市进程，进而向掌阅公司索取钱款，其行为构成敲诈勒索罪。主要理由是：

第一，李兴文等人与掌阅公司之间不存在专利侵权关系。本节事实中，李兴文等人在已将其全部专利普通许可给掌阅公司的情况下，伪造专利独占许可，以独占实施方步岛公司的名义再次向掌阅公司索赔。李兴文等人虚构步岛公司在先取得专利独占许可的事实，捏造侵权关系，其目的显然不是维权，而是非法占有对方财物。

第二，李兴文等人的行为具有非法性、胁迫性。李兴文等人编造虚假事实恶意提起诉讼，以“掌阅公司盈利能力归零”等夸大性、虚假性内容向证监会恶意举报，并造成掌阅公司上市暂停、延迟，其行为显有胁迫性。掌阅公司基于对延迟上市风险的恐惧心理被迫支付费用，而非自愿处分。

第三，双方签订的纠纷解决协议不存在对价关系。与其他专利权纠纷事实不同，本节事实中，掌阅公司与李兴文等人签订纠纷解决协议，其支付和解费不是取得专利授权，而是换取撤回起诉、举报。李兴文等人起诉系基于虚假的专利独占许可，在掌阅公司不知情的情况下不能作为和解依据。同时，虽然公民有举报权，但举报是为了进行社会监督、纠正违法行为，不能用于交换财物、谋取私利。综上，李兴文等人索取和解费用却未支付合理对价。

最后，李兴文等人虚构专利独占许可并索赔的行为超出民法调整范围，应予刑事规制。在民事层面，李兴文等人倒签合同时间，虚构专利独占许可并向普通许可实施方以胁迫等方式主张权利，违背了民事活动的诚信、自愿原则，具有民事违法性。但民事责任以赔偿损失为主，既不足以充分评价李兴文等人勒索行为的违法性，又难以对企业上市、经营及财产等一系列权益进行完整保护，根据刑法补充性原则，有必要予以刑事保护。

针对上诉人李兴文及辩护人所提李兴文系因掌阅公司违约在先而与其第二次和解的意见，经查，掌阅公司未将李兴文的专利再次许可给维沃公司、欧珀公司。李兴文因其已将全部专利普通许可给掌阅公司，故编造掌阅公司侵犯步岛公司专利独占许可，以及掌阅公司违约向他人进行专利许可等事实，其目的均是为了寻找借口进一步向掌阅公司索取钱款，并不影响敲诈勒索罪的认定。

二、关于上诉人李兴文依据合法授予专利起诉、举报并和解的行为定性

法院认为，上诉人李兴文以其持有的多项专利遭受侵犯为由，多次对掌阅公司、盈趣公司、古北公司、鸿雁公司等提起侵权诉讼、举报，最终与对方和解，其行为尚难以认定为敲诈勒索罪。主要理由是：

第一，李兴文系依据合法授予专利提起专利侵权诉讼。国家知识产权局按照法定程序授予专利后，专利权人系以技术公开换取法律保护，其有权以诉讼等方式保护专利权不受他人侵害。司法机关可依法裁决专利权是否真实遭受侵害，但不宜对诉权进行过度干预，也不宜直接从败诉后果倒推起诉行为本身具有违法性。故上述事实中，难以完全否定李兴文所提专利侵权诉讼具有一定的请求权基础。即使行为人恶意利用有效性高度存疑的专利，尤其是不进行实质性审查的实用新型、外观设计专利反复诉讼，超出权利行使的界限，而有权利滥用之虞的，在司法处理上亦需充分考虑二者界限的模糊性，动用刑罚应格外慎重，否则会影响公民权利的自由行使。

第二，专利复审决定不能否定专利权有效期内全部民事行为的效力。专利权一经授予即产生法律效力。根据专利法之规定，虽然宣告无效的专利权视为自始即不存在，但宣告无效的决定对已执行的专利侵权判决、已履行的专利实施许可或专利权转让合同等不具有追溯力。据此，专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力。究其实质，专利复审是实质性地审查被授予专利权的技术、设计是否真正具备新颖性、创造性和实用性，是否应当进行专利保护。宣告专利权无效既不是确认专利申请、授予程序的违法性，也不是认定与无效专利有关的诉讼、许可、转让等均不合法。此外，二审期间，法院委托有知识产权鉴定资质的机构检验，李兴文所持300余项专利亦非全然为低质量专利。综上，虽然李兴文所持多项专利事后被宣告无效，但同样难以对请求权基础予以完全否定。

第三，双方所签和解协议具有一定的交易性质。如前所述，李兴文伪造专利独占许可，迫使已获得普通许可的掌阅公司支付费用换取撤回起诉、举报，双方之间不存在对价关系。但本节事实中，李兴文系将其所持300余项专利全部或其中多项许可给对方，并以专利许可费等名义收取5万元至80万元不等的费用。专利权一经授权，即可对外许可，即使事后被宣告无效亦不能完全否定许可行为的法律效果。且如前所述，经检验，现有证据难以完全否定李兴文所持全部专利的价值，李兴文以专利许可与对方进行价值交换，存在一定的对价关系。

第四，刑法具有补充性，在能够以民法等其他手段实现权利保护目的时，应限制刑罚适用。民法有保护权利人合法权益和规制权利滥用的双重机能，被诉方可以选择民事途径进行权利救济。

民法典、专利法虽然未对恶意诉讼及专利恶意诉讼作出明确规定，但在法理层面，恶意申请并利用应认定为自始无效的专利，以损害他人利益为目的提起专利侵权诉讼的，可以认定为专利恶意诉讼。另据相关规定，因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷属于法定案由，本案中李兴文存在恶意提起专利侵权诉讼的情形，其行为符合恶意诉讼特征的，被诉企业可依法提起民事诉讼，要求李兴文承担相应的民事责任。

同时，被诉企业通过复审程序宣告李兴文所持专利无效的，李兴文亦需承担相应的诉讼成本。综上，对于李兴文所提专利侵权诉讼，被诉企业能够选择予以反制的民事手段，刑罚可保持适当谦抑，以防对纠纷进行提前介入。

第五，司法裁判应坚持保护知识产权和防止权利滥用并重的价值导向。现代信息技术创新模式的变化，使大量专利权由不从事生产的研发者而非产品制造者掌握，这要求司法裁判既要保护合法专利，又要规制权利滥用，为保护知识产权和净化营商环境提供有效司法保障。保护上述研发者的诉权及专利权可能会影响到制造企业的生产经营，也会伴随专利权人是否滥用诉权的问题。

对于有滥用诉权之虞的行为，应当根据不同情形予以分类处理首先，伪造专利及独占许可，损害他人利益，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。次之，违背诚实信用原则，恶意申请专利，损害他人利益的，先以恶意诉讼等民事手段予以规制，依法判令其承担民事责任；仅在民事手段确实不足以实现保护目的之时，才考虑刑法保护。最后，专利权人遵循诚实信用原则提起专利侵权诉讼的，即使挑选上市融资等敏感时间，抑或辅之以举报等其他手段，其诉权及专利权亦应依法予以保护。法院同时指出，本案多节事实中，上诉人李兴文不是依据技术创新获取专利授权，多项专利实质上不具备新颖性或创造性，其中部分已被复审宣告无效。李兴文恶意使用上述专利反复提起诉讼，但在案证据无法反映出其诉请的侵权关系得到民事裁判的确认。同时，李兴文向证监会、网上商城等举报的内容也包含误导性陈述，造成了负面影响。李兴文在专利申请、诉讼、举报、和解等多个方面有违诚实信用原则，对科学技术进步、经济社会发展鲜有积极作用，不能予以提倡和鼓励。相关被诉企业可依法提起民事诉讼，积极维护自身的合法权益。

此外，针对上诉人李兴文、李兴武及辩护人所提掌阅公司提供的录音材料不具有可采性的问题，经查，掌阅公司已提交相关录音光盘，且其内容与在案证据相互印证，能够予以采信。

法院认为，上诉人李兴文、李兴武以非法占有为目的，伪造专利独占许可，采用威胁手段强行向被害单位掌阅公司索取钱款，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。原判对李兴文、李兴武定罪准确、量刑适当，且审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下:

驳回抗诉、上诉，维持原判。

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声明：

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；

2、本报告在对判决书或新闻资讯进行选摘编辑时，有可能存在错讹或误解，所有文责由编辑部承担。

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